来源：中国市场监管报
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第33255177号“橙米 CNMI”商标异议案
打击侵犯他人著作权行为 保护知名企业商誉
一、基本案情
异议人：小米科技有限责任公司
被异议人：泉州广玉电子商务有限公司
被异议商标：图1
异议人主要理由：被异议商标与异议人第32028118号、第10674961号“MI”等商标构成相同或类似商品上的近似商标。被异议商标侵犯了异议人在先美术作品著作权。
被异议人未在法定期限内答辩。
经审查，商标局认为，被异议商标（图1）指定使用于第7类“搅拌机；制食品用电动机械；熨衣机；厨房用电动机器”等商品上。异议人引证商标（图2）核定使用于第7类“搅拌机；熨衣机；洗衣机；粉刷机；充电式扫地机”等商品上。双方商标指定使用商品属于同一种或类似商品，被异议商标完整包含异议人具有独特设计的引证商标，故双方商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。异议人提供的著作权登记证书表明该作品于2011年9月创作完成，并于2012年7月在国家版权局进行登记，异议人对该作品享有在先著作权。被异议商标英文部分中的“MI”与该作品在设计手法、表现形式、视觉效果等方面相近，已构成实质性近似。异议人提供的证据材料证明，经异议人长期使用和广泛宣传，该作品已在相关公众中具有一定知名度，被异议人有接触该作品的可能。因此，被异议人申请注册被异议商标已构成对异议人在先著作权的侵犯。依据商标法第三十条、第三十二条、第三十五条规定，被异议商标不予注册。
二、案件评析
本案的焦点问题为被异议商标是否违反商标法第三十条和第三十二条的规定。
双方商标是否构成类似商品上的近似商标。
本案中，异议人引证商标（图2）设计独特，具有独创性，且经异议人的长期使用和广泛宣传，具有了一定的知名度，被异议商标完整包含了具有独创性和一定知名度的引证商标。同时其汉字部分“橙米”，亦与异议人商号及中文商标“小米”含义有一定关联，可见，被异议人主观上具有摹仿异议人在先知名商标，不正当借助异议人商誉的意图，此种意图更易增加双方商标在市场上混淆的可能性。故双方商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
被异议商标的注册申请是否损害异议人著作权。
本案中，异议人提供的著作权登记证书时间明显早于被异议商标申请注册时间，异议人对该作品享有在先著作权。且在被异议商标申请注册前，异议人已将（图2）标识申请注册为商标。鉴于异议人提交的著作权登记证产生于被异议商标申请注册前，具有较强的证明力，其与商标注册证结合，在没有相反证据予以推翻的情况下，可以推定异议人为著作权人。
在著作权归属确定的情况下，判断诉争商标是否损害著作权，还需符合“实质性相似+接触可能”要件。
认定实质性相似主要考虑被异议商标是否使用了异议人作品中具有独创性的内容。与商标近似判断并不完全相同，商标近似通常以音、形、义整体判断，但实质性相似并不要求整体的近似性，只要其中某一部分与他人在先作品在设计手法上雷同即构成实质性相似。本案中，（图2）只是被异议商标的一部分，但该部分与异议人享有著作权的作品在构成元素、设计手法、视觉效果上完全相同，可以认为二者构成实质性相似。
是否具有接触可能，通常作品如在先发表、作为商标公开或进行商业使用，可以推定接触。本案中，异议人（图2）商标在先申请并经初步审定公告，已在先公开，同时异议人在市场亦将作为其主要商业标识进行使用和广泛宣传，并具有一定知名度。因此，可以认为被异议人有接触异议人作品的可能。
综合考虑以上因素，本案可以认定被异议人申请注册被异议商标已构成对异议人在先著作权的损害。
三、典型意义
本案是一起典型的制止“傍名牌”，对国内知名品牌进行保护的案件。本案中异议人同时主张商标法第三十条、第三十二条。本案较好把握了两个条款的立法意图和构成要件，在认定商标近似时，坚持整体观察，并充分考虑异议人在先商标知名度，被异议人攀附其商誉之主观意图；在认定损害著作权时，准确理解实质性相似的判断标准，回归著作权保护之本意。本案典型意义在于，在商标权与著作权并存的情况下，厘清两种权利的保护要件和规则，两个条款的运用并行不悖，有力地制止了商标注册申请中的“傍名牌”“搭便车”的行为。
□国家知识产权局商标局异议审查四处 吕红艳
第36699370 号“云铜”等系列商标无效宣告案
严厉打击不以使用为目的的恶意商标注册申请或以其他不正当手段取得注册
一、基本案情及分析
争议商标：图3
“云铜”、牛角图形等系列97件商标分别由云南云瑞之祥文化传播有限公司（以下简称为云瑞之祥）、美国奥洛海集团公司（以下简称为美国奥洛海）、中国云铜集团有限公司（以下简称为中国云铜）（上述三方公司统称为被申请人）在多个商品及服务类别上注册。云南铜业（集团）有限公司（系列案件申请人，以下简称为云南铜业集团）分别对上述“云铜”等系列商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。申请人主张其为1996年经批准成立的大型企业,“云铜”作为申请人简称，已经与申请人建立了唯一、固定的对应关系。美国奥洛海、中国云铜均系以云瑞之祥为核心设立的公司，上述三家公司联合囤积注册大量“云铜”等商标，虚假宣传，以牟取非法利益，其系列注册行为严重违反诚实信用原则，对商标注册秩序造成破坏，请求依据商标法第四条、第四十四条第一款等规定，对争议商标予以无效宣告。
被申请人在规定期限内未予答辩。
经审理，商标局认为，在案证据显示争议商标申请日前，“云铜”已作为申请人云南铜业（集团）有限公司企业名称的简称与申请人形成对应关系，在有色金属行业具有一定知名度。争议商标与申请人的企业名称的简称完全相同，被申请人对此无合理解释。被申请人三方核心股东重合，中国云铜昆明代表处与云瑞之祥地址相同，上述三家公司具有关联关系。云瑞之祥、美国奥洛海以及被申请人在全部45个商品及服务类别上通过申请注册、转让等方式大量持有“云铜”及与云南铜业集团企业标识完全相同的牛角图形等商标，并以此为权利基础对申请人提出多起民事侵权诉讼，同时通过中金通汇国际投资有限公司向申请人关联公司发出报价80亿元人民币的《关于就“云铜”等商标进行合作与服务的报告》。被申请人三方公司大量申请、囤积注册商标，以合作为名索取高额转让费，同时利用注册商标进行恶意诉讼，中国云铜在其官网发布于2019年和2020年其分别以2.34亿美元和43.7亿美元收购美国奥洛海持有的“云铜”商标进行炒作。上述行为明显有悖于诚实信用原则，具有通过抢注商标牟取不当利益的目的，严重扰乱了正常的商标注册秩序，已构成2019年商标法第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”以及2013年和2019年商标法第四十四条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”之情形。综合考虑以上因素，商标局对第36699370号“云铜”等系列商标予以无效宣告。
二、典型意义
规制恶意注册、保护合法在先权利，商标确权授权案件审理实践中所涉及的法律条款包括商标法第十三条、第十五条以及第三十二条。若系争商标权利人的注册行为超出损害特定民事权益，构成不正当占用公共资源、损害公共利益、扰乱商标注册秩序或者其他不正当方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册情形，则属于商标法第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”情形调整的范围。2019年商标法（以下称新商标法）第四条增设了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定，旨在坚决遏制“不以使用为目的”的恶意申请商标行为，打击囤积商标的注册申请行为。该条款中“不以使用为目的的注册”以“恶意”为限定，即豁免了对于申请人为防止他人抢注其注册商标基于防御目的申请相同或近似商标以及为具有现实预期的未来业务预先适量申请商标的情形。商标申请人“不以使用为目的”的大量申请商标和意欲借此牟利，囤积商标构成不正当占用商标资源和扰乱商标注册秩序，此为第四条所规制的“恶意”。新商标法第四条和第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”情形中恶意申请注册的商标均不不以系争商标申请人本人申请注册的商标为限，还包括与该行为人具有串通合谋行为或者具有特定身份关系或者其他特定联系的自然人、法人或者其他组织申请注册的商标。
“云铜”等系列无效宣告案件中，云瑞之祥、美国奥洛海、中国云铜三方关联公司在全部45个商品及服务类别上通过申请注册、相互转让等方式大量持有与申请人知名企业名称简称及企业标识相同的“云铜”及牛角图形等商标，并以此为权利基础对申请人提起多个民事侵权诉讼，同时通过第三方向申请人关联公司发出报价数十亿元人民币的“云铜”系列商标转让邀约，发布天价收购“云铜”商标新闻意图炒作。上述大量囤积商标、以此牟利的恶意注册行为，严重违反了诚实信用原则且破坏了商标注册秩序，在社会上造成恶劣影响，足可见商标注册的“恶意”且已构成“以其他不正当手段取得注册”之情形。
新商标法第四条在设置方面强调规制“不以使用为目的”的恶意注册，商标是否以使用为目，可作为区分该法律条款和第四十四条第一款的适用依据。值得注意的，两个法律条款设置的根本均源于商标注册人违反诚信义务。当商标权人的注册行为不具备真实使用意图，不当占用了公共资源，客观结果均造成对商标注册秩序的扰乱和公平竞争市场秩序的冲击，此时二者在法律适用上存在竞合。打击恶意注册要保持高压态势，多效并举、合理运用法律规范商标注册行为，是营造良好营商环境的初心和践行。
□国家知识产权局商标局评审四处 张丁萍
第17393381号“佳丽芙Jialifu”商标无效宣告案
规范代理机构行为 根治恶意抢注商标及囤积行为
争议商标：图4
一、基本案情
第17393381号“佳丽芙Jialifu”商标（以下称争议商标）由马继辉（以下称争议商标原申请人）于2015年07月09日申请注册，于2017年11月21日核准注册，核定使用在第3类“化妆品、洗发液”等商品上，商标专用权期限至2026年09月06日。该商标于2018年08月13日转让至杨冬平（本案被申请人）名下。S.C.庄臣父子公司（本案申请人）于2019年04月15日对争议商标提出无效宣告请求。
申请人称，争议商标原申请人是经备案的商标代理机构“广州市洋智广告设计有限公司”的唯一自然人股东，在商标法第十九条第四款规定的制约下，该代理机构转而以其唯一自然人股东名义提出商标注册申请，恶意囤积商标并进行转让牟利。依据商标法第十九条第四款的规定，申请人请求对争议商标予以无效宣告。被申请人在规定期限内未予答辩。
二、案情解析
争议商标的申请注册是否违反商标法第十九条第四款之规定？本案中，广州市洋智广告设计有限公司为自然人独资的有限责任公司，系经我局备案的商标代理机构，争议商标原申请人马继辉系其唯一股东，马继辉申请注册商标多达两千余件，其中，包含“喜运登”“三菱”“丽仕”“保罗约翰顿”“御佰草”“美汝莲”“卡诗娇”“娇韵尚”“LG”“佐米菲”等大量与他人知名商标相同或者近似的商标，包括争议商标在内的其名下大量商标由该代理机构代理申请注册。据此可以认定，争议商标原申请人、广州市洋智广告设计有限公司具有抢注他人商标、囤积商标的共同故意，争议商标系该商标代理机构假借其唯一股东之名申请注册，以达到规避法律之目的，争议商标原申请人的行为应视为商标代理机构的行为。争议商标指定使用的“化妆品”等商品不属于商标法第十九条第四款中所规定的“代理服务”。综上，争议商标的申请注册违反了商标法第十九条第四款之规定。
三、典型意义
本案涉及到商标代理机构假借他人名义恶意规避商标法第十九条第四款的规定进行抢注和囤积商标的问题。商标法第十九条第四款规定，“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”。其立法目的在于防止商标代理机构利用自身优势恶意抢注商标或者囤积商标牟取利益的行为，规范商标代理市场。为解决商标代理活动中的混乱现象以及严重扰乱商标市场秩序情形的出现，商标法有关商标代理机构行为规范的内容应当严格执行。与商标代理机构具有串通合谋行为或者具有特定关系的人抢注、囤积商标的行为，应视为商标代理机构的行为，适用商标法第十九条第四款予以规制，以防止商标代理机构假借他人名义恶意规避该规定抢注和囤积商标，致使该条款立法目的无法实现。本案中，广州市洋智广告设计有限公司系经我局备案的商标代理机构，争议商标原申请人马继辉系该代理机构股东（持股比例100%），其申请注册商标多达两千余件，其中包含大量与他人知名商标相同或者近似的商标，涵盖的商品类别广泛，并多由该代理机构代理申请注册，显然不是为了正常的商业使用目的，两者具有明显串通合谋抢注他人商标、囤积商标的共同故意，该商标代理机构假借其股东之名义在第3类“化妆品”等商品上申请注册争议商标，以规避商标法第十九条第四款的规定，该股东的行为应视为商标代理机构的行为。其申请注册争议商标时所具有的不正当性不因争议商标转让而改变，被申请人是否善意受让争议商标亦不影响对上述行为的判断，因为，此种“毒树之果”缺乏受法律保护的正当性基础。由此，本案适用商标法第十九条第四款之规定对上述行为予以规制。
□国家知识产权局商标局评审五处 王 靖
第12676248号“上海故事STORY OF shanghai及图”商标无效宣告案
首次运用巡回口审方式查清案件复杂事实、准确界定商标在先使用商标共存等问题
一、基本案情
争议商标：图5
引证商标：图6
申请人：上海故事丝绸发展有限公司
被申请人：杭州绫绝顶服饰有限公司
申请人主要理由：第一，“上海故事”是申请人使用多年并已建立极高知名度的注册商标。争议商标与申请人的第10087133号“上海故事”商标（以下称引证商标）构成类似商品上的近似商标。第二，争议商标的实际使用容易使消费者对商品来源、品质等特点产生误认，争议商标的实际使用将具有欺骗性。被申请人有意摹仿他人在先知名商标的行为也将产生“不良影响”，并属于以“其他不正当手段”申请商标注册的行为。第三，被申请人股东亲属曾在申请人公司工作，属于明知争议商标存在并进行抢注的行为。第四，被申请人具有恶意注册他人在先知名商标和不诚信的行为，扰乱了商标注册秩序和市场竞争秩序。综上，请求依据2013年商标法第四条、第十条第一款第（七）和（八）项、第十五条第二款、第三十条、第四十四条第一款、第四十五条的规定，对争议商标予以无效宣告。
被申请人答辩主要理由：第一，被申请人及控股股东最早自2002年起经营上海故事品牌，远早于申请人引证商标的申请注册日。第二，依据2013年商标法第五十九条第三款的规定，在先使用并未注册的商标经使用具有一定知名度之后都可以与已注册商标商标共存，本案中争议商标在先使用具有一定知名度并且已经注册的商标能够与本案引证商标共存。第三，争议商标与引证商标不构成近似商标。第四，争议商标为被申请人独创，不存在任何主观恶意行为。综上，请求维持争议商标的注册。
二、案情解析
被申请人主张依据2013年商标法第五十九条第三款的规定，争议商标可与引证商标共存。2013年商标法第五十九条第三款规定，“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”。该条款旨在保护已经在市场上在先自创并善意使用的未注册但有一定影响商标所有人的权益，并非商标授权确权条款。被申请人所谓早期经营“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的证据不能证明是其自创使用。根据在案证据可知，上海紫琦服饰有限公司与申请人的法定代表人均为杨求良，同时上海紫琦服饰有限公司亦为申请人的股东；在案证据显示，申请人的股东上海紫琦服饰有限公司曾与陈妙珠签订了特许加盟备忘录、特许经销商协议，上海紫琦服饰有限公司授权陈妙珠在杭州市河坊街店铺、杭州市河坊街道136号店铺、杭州市武林路337号店铺、河坊街183号店铺、绍兴市鲁迅故里主街区33号店铺对“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的产品进行经销、推广活动。上述申请人的股东上海紫琦服饰有限公司与陈妙珠签订合同的最早时间为2006年8月18日。在案证据显示，被申请人的法定代表人陈德勇曾在2006年至2008年间分别在南京市秦淮区夫子庙贡院西街127号、南京市秦淮区贡院街168号、杭州市河坊街191-201号、鲁迅故里主街区33号单独或与他人（陈妙珠或陈柳珠）开设门店，经营“上海故事”品牌的系列产品。上述陈德勇最早租赁房屋的签订时间是2006年9月25日。据此可知，申请人授权陈妙珠经营“上海故事”及“STORY OF shanghai”门店的时间早于陈德勇开设门店经营“上海故事”及“STORY OF shanghai”产品的时间。依据本案查明事实可知，陈德勇既为被申请人的法定代表人，又与陈妙珠具有亲属关系，陈德勇开设的门店位置与陈妙珠经营“上海故事”及“STORY OF shanghai”门店的位置在距离上相近或重合。综上，在案证据不能证明在引证商标申请日之前，被申请人在先自创并善意使用了“上海故事”及“STORY OF shanghai”商标。因此，被申请人请求争议商标应与引证商标共存的主张不予支持。
三、典型意义
本案中，重点在于被申请人是否在先使用争议商标且具有一定影响力，其在后注册商标是否可以依据2013年商标法第五十九条第三款的规定与申请人的商标并存。
2013年商标法第五十九条第三款规定，“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”。本条规定的是他人对注册商标的正当使用问题。我国作为商标注册制国家，商标经注册获得商标专用权，但也存在有些商标使用人没有注册商标，即已经使用并具有一定影响的情形。如果商标注册人在同一种或类似商品上注册与在先使用人相同或者近似的商标，并因此禁止在先使用人使用，对在先使用人对于该商标的付出明显不公平。为了平衡商标注册人和商标使用人之间的利益，弥补商标注册制的局限，2013年商标法对在先使用的未注册商标也在一定条件下给予保护，此条款即为其中之一。但我国作为商标注册制国家，对于已注册商标的保护仍应遵循2013年商标法的其他相关规定。
□国家知识产权局商标局评审十处 杨丰璟
